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“小天鹅”商标侵权及不正当竞争纠纷案终审有果——

如何判定销售商的行为是否构成商标侵权

因认为武汉市黄陂区汉口北核心电器经营部（下称核心电器经营部）销售外包装上突出使用“小天鹅”字样的洗衣机商品，侵犯了其对第788582号“小天鹅”商标（下次涉案商标）享有的专用权，并对其构成不正当竞争，无锡小天鹅股份有限公司（下称小天鹅公司）将核心电器经营部诉至法院。日前，湖北省高级人民法院针对该案作出判决，认定核心电器经营部对小天鹅公司不构成商标侵权及不正当竞争。

湖北省武汉市中级人民法院一审时认为，核心电器经营部销售的被控侵权商品上使用的企业名称含有与涉案商标相同的文字，但被控侵权商品的机身及外包装等处使用的企业名称中，“小天鹅”3个字的字体、大小、颜色均与企业名称中其他文字相同，且与涉案商标中的“小天鹅”字体相区别，也没有使用简称，符合企业名称使用规范，并非突出使用，不构成商标侵权。然而，小天鹅公司持有的涉案商标、企业字号及生产销售的商品已具有较高的市场知名度，核心电器经营部作为专门的家电销售者，理应知晓“小天鹅”商标和字号在一般消费者中的指向，具有更高的注意义务，却没有尽到审慎的审查义务，侵犯了小天鹅公司的竞争利益，构成不正当竞争。

据此，一审法院判决核心电器经营部停止销售对小天鹅公司构成不正当竞争的商品。

核心电器经营部不服一审判决，向湖北省高级人民法院提起上诉，主张其系通过合法途径购买被控侵权产品，亦未实施涉案不正当竞争行为，而且核心电器经营部已将250台被控侵权商品退回生产厂家。

二审法院经审理认为，被控侵权商品上未单独使用小天鹅公司企业名称中的“小天鹅”字号，而是规范使用全称“青岛美丽小天鹅日用品有限公司”，核心电器经营部作为被控侵权商品品的销售商，没有在被控侵权商品上使用企业名称字号的行为；同时，核心电器经营部将被控侵权商品退回生产厂家，被控侵权商品未进入市场流通领域，核心电器经营部的行为未造成消费者对产品的来源产生混淆和误认的后果，对小天鹅公司不构成不正当竞争。（作者：王国浩）

行家点评：

梁洁泉 北京北智律师事务所 合伙人、律师：该案中，将他人注册商标用作企业名称使用的是涉案被控侵权商品的生产商，而该生产商并没有被列为被告，小天鹅公司选择的被告以及诉由有些偏差，导致了其真正的诉求并没有得到实现。

在实践中，针对上述情形企业该如何选择诉讼策略？笔者认为可以主要从如下3个方面来考虑：

首先，选择适格的被告。根据我国商标法的相关规定，构成商标侵权的被告主体既可以是生产商，也可以是销售商（商品销售商以及市场管理者），也可以是为销售提供便利条件，帮助其实施侵权行为的储藏、运输、保管等企业或者个人。构成不正当竞争的行为既可以是假冒他人的注册商标，也可以是擅自使用他人知名名称、包装、装潢，也可以是擅自使用他人的企业名称或者姓名，也可以是在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志、伪造产地的行为等。原告在确定起诉被告前，一定要将上述行为与该行为人的具体情况密切对照，不可将不同主体的不同行为混合起来认定被告，否则容易出现因被告不适合而被驳回诉讼请求的情况。

其次，选择合适的管辖法院。一般情况下，被告所在地、行为实施地、行为结果地等均可作为管辖的连接点。对于原告而言，选择对己方有利的法院提起诉讼，不但可以排除对自己不利的区域因素，也可以节省很多诉讼成本，提高诉讼效率。

最后，选择合理的诉讼标的。获得赔偿并非所有诉讼的唯一目的，制止侵权、震慑潜在侵权、肃清市场、提高市场份额、树立权威、重建消费者信心等，均可作为原告提起诉讼的目的。在需要索赔的案件中，也并非标的越高越好，高的诉讼标的意味着高的诉讼费，同时有可能提高审级及社会关注度。因此，原告应综合考虑诉讼目的、诉讼经费预算、证据可支持的赔偿金额、被告的赔付能力等，结合管辖法院历年来类似案例的判赔金额，确定一个较为合理的数额。如果在诉讼过程中发现新的证据，尚可在适当时机调整诉讼标的。

对于涉嫌侵权的企业或者个人，又应如何规避商标侵权以及不正当竞争？笔者认为，应优先选择使用已有的注册商标；如果是未注册商标，则需要进行商标查询检索，主动规避与他人注册商标相同或者近似。同时，应避免将他人注册商标作为企业名称使用，尤其是作为企业名称突出使用，如果利用企业名称登记与商标注册申请属于不同的主管机关，依据的法律法规不同，抱着侥幸心理将他人注册商标作为企业名称登记使用，涉嫌构成不正当竞争；而为了依傍名牌，将他人注册商标作为企业名称并对与他人注册商标相同的字号进行突出使用，则涉嫌构成商标侵权。此外，在销售或加工过程中，应提高审查义务，应对销售或加工的商品所使用的商标进行注册审查，要求生产商或者委托加工方出示商标注册证明，并且签署销售合同、委托加工合同，约定其中因使用商标所应承担的责任与义务；还需注意保存进货合同、加工合同、货款支付凭证等交易文书，避免因涉嫌侵权时被控连带责任。

赵雷 北京市集佳律师事务所 合伙人、律师：人民法院在处理企业名称与商标的权利冲突案件时，虽然经过多年的司法实践逐步形成共识，但各地人民法院的意见并不完全统一，法院在判决企业名称与商标的权利冲突案件时，还是会根据具体的案情酌情处理。该案涉及两个法律焦点问题，即被控侵权商品上实际使用“青岛美丽小天鹅日用品有限公司”企业名称的行为，是否构成商标侵权以及是否构成不正当竞争。

关于是否构成商标侵权的问题，我国现行商标法第五十八条规定，将他人注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。而根据《最高院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项之规定，对于突出使用，容易使相关公众产生误认的，可以依据我国商标法进行规制。因此，是否构成突出使用决定了本案是否适用我国商标法的相关规定。该案中，被控侵权商品上使用的“青岛美丽小天鹅日用品有限公司”的企业名称虽然含有与“小天鹅”商标相同的文字，但是由于“小天鹅”3个字的字体、大小、颜色与企业名称中的其他文字相同，因此，并没有构成突出使用“小天鹅”商标的行为，并未侵犯小天鹅公司享有的涉案注册商标专用权。

关于是否构成不正当竞争，由于不符合商标侵权的条件，是否能够构成不正当竞争显得尤为重要。根据我国反不正当竞争法第五条第三款规定，经营者不得擅自使用他人的企业名称。该案中，被控侵权商品上系规范使用企业名称的全称而非简称，而且并未单独使用“小天鹅”字号，同时由于被控侵权商品已经被退回生产厂家，并未进入实际的流通领域，没有造成消费者对商品的来源产生实际的混淆和误认，因此法院认为不构成不正当竞争。