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答复审通的一点思路

笔者近日在查阅关于如何答复答复审查通知书的相关资料,就其中一篇意见陈述书谈谈一点答复审通的想法。

原申请是一件关于手动操作的专利申请,其中采用了技术方案一:手动操作件以及技术方案二,审查意见通知书中审查员给出了对比文件1,并且指出了技术方案一为区别特征1,技术方案二为区别特征2,同时认为对比文件2公开了区别特征1,并给出了将区别特征1应用到对比文件1的启示,对比文件3公开了区别特征2,并给出了将区别特征2应用到对比文件1的启示,因此,在对比文件1的基础上结合对比文件2、对比文件3以及本领域的公知常识得到该权利要求的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的,因此权利要求l所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的步,不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

代理人在答复时发现区别特征2确实被对比文件2公开,并且与对比文件2所涉及的技术领域、作用均相同,给答复审通带来了较大的困难。但是代理人在查看对比文件1时发现,对比文件1的背景技术的内容中提到“手动操作不适合使用,需要电机驱动”,而区别特征2在对比文件2中为手动操作,并且无法应用到电机驱动的应用中,也就是区别特征2无法应用到对比文件1中,自然也无法给出将区别特征2应用到对比文件1中的启示了。最后,其代理人按照上述的答复思路对该审查通知书进行了答复。

区别特征2被对比文件3公开,并且与对比文件3所涉及的技术领域和技术效果均相同,代理人在答复时发现,将区别特征3应用到对比文件1是不可行的,对比文件1采用的是双向驱动,而区别特征3只能完成单向驱动,如果将区别特征2应用到对比文件1中会破坏对比文件1中的技术方案,使对比文件1中的技术方案无法实施,这显然是不合理的,所以对比文件3更不会给出将区别特征2应用到对比文件1中的启示,所以区别特征3是非显而易见的,结合区别特征3所产生的有益效果,可以得出原申请的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步,具有专利法第22条第3款规定的创造性,其代理人就此思路对该审查通知书进行了答复。

答复审通过程中,在区别特征被公开并且所涉及的技术领域和技术效果均相同的情况下,考虑对比文件1的研究背景以及对比文件给出启示是否具备可行性这两方面,或对答复审通起到一定的积极作用。

答复审查意见是专利申请的重要环节之一,代理人应当掌握这一基本功,但是一份好的审查意见答复只是提高了专利授权的可能性,一份好的专利申请文件才是决定专利能否授权的根本因素,所以提高代理人专利撰写能力,使专利质量更高,更具有授予价值,这才是代理人在专利申请中最为重要的工作。

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